《商标一般违法判断标准》理解与适用(六)

　　第二十二条

　　《商标法》第五十二条所称的冒充注册商标，是指在使用未注册商标的商品、商品包装、容器、服务场所以及交易文书上或者在广告宣传、展览以及其他商业活动中，标明“注册商标”，或者在未注册商标上标注注册标记，或者在未注册商标上标注与注册标记近似的符号，误导相关公众的。

　　本条规定了冒充注册商标的含义。

　　冒充注册商标指在未注册商标上标注“注册商标”或注册标记(®或)，或者在未注册商标上标注与注册标记近似的符号。区分自行改变注册商标和冒充注册商标的基本原则是，对注册商标作局部或轻微等未改变商标显著特征的改动，改变后的商标相关公众仍认为是同一商标，且改变后的商标仍标明注册商标或者标注注册标记的，属于自行改变注册商标注册事项。例如，当事人注册商标为“”，而实际使用“”，仅增加非显著性元素，未改变该商标显著特征，且仍标明注册商标或者标注注册标记的，属于自行改变注册商标。对注册商标的主体部分或显著部分进行较大或者根本性的改变，足以使相公公众认为改变后的商标为一件新商标，且仍标明注册商标或者标注注册标记的，则属于冒充注册商标。例如，当事人注册商标为“”，实际使用为“”，将“元素”两字缩得较小，显著部分为“雪水”，与原注册商标相比较，发生了根本性改变，已成为一个新的商标，在该标志上标注注册标记的行为属于冒充注册商标行为。

　　第二十三条

　　商标注册人或者使用人有下列行为之一的，均属《商标法》第五十二条规定的冒充注册商标：

　　(一)使用未向国家知识产权局提出注册申请的商标且标明“注册商标”或者标注注册标记的;

　　(二)使用向国家知识产权局提出注册申请但被驳回或者尚未核准注册的商标且标明“注册商标”或者标注注册标记的;

　　(三)注册商标被撤销、被宣告无效、因期满未续展被注销或者申请注销被核准后，继续标明“注册商标”或者标注注册标记的，但在注册商标失效前已进入流通领域的商品除外;

　　(四)超出注册商标核定使用的商品或者服务而使用该商标且标明“注册商标”或者标注注册标记的;

　　(五)改变注册商标的显著特征后仍标明“注册商标”或者标注注册标记的;

　　(六)组合使用两件以上注册商标且标注注册标记，但未按照注册商标逐一标注注册标记的;

　　(七)标明“注册商标”或者标注注册标记的进口商品，该商标未在中国注册且未声明的。

　　商标注册人或者使用人的上述行为，同时构成《商标法》第五十七条规定的侵犯他人注册商标专用权的，负责商标执法的部门应当依照《商标法》第六十条第二款规定查处;涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。

　　本条以列举的方式规定了七种冒充注册商标的情形。

　　这七种情形包括商标未向国家知识产权局申请注册，商标虽已提出注册申请但被驳回或尚未核准，已注册商标被撤销、被宣告无效、因期满未续展被注销或者申请注销被核准，超出核定使用范围使用注册商标，改变注册商标显著特征，组合使用注册商标未逐一标注，进口商品使用的商标上标明“®”但该商标未在国内注册且未声明。

　　案例6

　　北京市朝阳区市场监督管理局查处娜姆生活(北京)贸易有限公司冒充注册商标案

　　都戴迪股份有限公司于2015年1月28日在第3类化妆品等商品上注册第13518593号“”商标。娜姆生活(北京)贸易有限公司在取得商标注册人的授权后，在“有赞微商城”电商平台上注册了名为“SNAILWHITE施妮薇”的店铺，于2017年9月起将“”商标用作其网店的标识，并在其右上角标注了注册标记;此外，当事人在自己的网站、微信公众号、微博账号同样使用了该商标。北京市朝阳区市场监督管理局认为，都戴迪股份有限公司已注册的“”商标为英文+中文的组合商标，而“”商标为纯英文商标，二者不是同一商标;2019年4月25日，都戴迪股份有限公司向国家知识产权局申请注册了第37773101号“”商标，但案发时该商标处于初审公告期，尚未被核准注册，在中国境内仍属于未注册商标。综上，北京市朝阳区市场监督管理局认定当事人在“”商标的右上角标注注册标记，属于将未注册商标冒充注册商标使用的违法行为。北京市朝阳区市场监督管理局依照《商标法》第五十二条的规定，对当事人作出罚款5万元的行政处罚。

　　评 析

　　即便在国外已获准注册的商标，如果在中国未核准注册，在中国使用时不可标明“注册商标”或者标注注册标记。在中国，只有经国家知识产权局核准注册的商标，才是注册商标;处于注册申请过程中的商标，不可标明“注册商标”或者标注注册标记。

　　案例7

　　浙江省龙泉市市场监督管理局查处冒充及自行改变“龙泉宝剑”注册商标案

　　第130250号“”商标于1979年10月31日获准注册，商标注册人为龙泉县宝剑厂(后变更为浙江省龙泉市宝剑厂有限公司)，核定使用商品为第74类(1992年核准转为《商标注册用商品和服务国际分类》第28类)宝剑。该商标经4次续展，专用权期限至2023年2月8日。第12719735 号“”商标于2015年6月14日获准注册，核定使用商品为第28类民族体育运动器具(刀、剑)、击剑用武器等，专用权期限至2025年6月13日。

　　2020年4月24日，浙江省龙泉市市场监督管理局根据举报，对浙江省龙泉市宝剑厂有限公司线上线下店铺销售涉嫌冒充及自行改变“龙泉宝剑”注册商标的违法行为进行立案调查。

　　经查，当事人主要销售刀、剑、武术器械等商品，其在宝剑、刀商品上使用了横向排序小篆体“”商标，并在商标右上角标注了注册标记“®”。关于在刀商品上使用“”商标，是否构成冒充注册商标存在分歧，浙江省龙泉市市场监督管理局逐级向国家知识产权局请示。2021年9月9日，国家知识产权局作出《关于“龙泉宝剑”注册商标使用管理有关问题的批复》(国知发保函字〔2021〕138号)。该批复指出，《商标法》第五十六条规定“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。根据请示及所附材料，对于商标注册人在刀商品上使用横向排序小篆体“”并标注注册标记的行为，若认为该使用方式是对第130250号“”商标的使用，则超出该商标核定使用的商品范围;若认为该使用方式是对第12719735 号“”商标的使用，因第12719735 号“”商标为中文文字和图形组合商标，与实际使用的“”商标存在明显区别，足以使相关公众认为两者是不同的商标，上述行为构成《商标法》第五十二条规定的将未注册商标冒充注册商标使用的行为。 2021年12月6日，浙江省龙泉市市场监管局根据国家知识产权局批复，结合具体案情，作出不予行政处罚决定书[龙市监不罚(2021)5号]，认定当事人在宝剑商品上使用横向排序小篆体“”商标并标注注册标记的行为，属于对第130250号“”注册商标的自行改变，责令当事人限期改正;认定当事人在刀商品上使用横向排序小篆体“”商标并标注注册标记的行为，属于冒充注册商标的违法行为，鉴于当事人冒充注册商标的主观过错不明显，危害后果不严重，且已及时改正违法行为，决定不予行政处罚。

　　评 析

　　经核准注册后，商标注册人即获得商标专用权，可以在核定使用的商品/服务范围内使用其核准注册商标，但这并不意味着商标注册人可以对该注册商标进行改变。商标注册人必须按照申请注册的商标图样使用。商标注册人在使用注册商标时对注册商标作局部或较轻微的改动，相关公众认为改变后的商标与注册商标为同一商标的，应认定为自行改变注册商标;但如果使用时超出这个界限，对注册商标的主体部分作了大的或者根本性的改变，相关公众认为改变后的商标为另外一件商标，应按冒充注册商标定性。

　　案例8

　　原广州市增城区市场和质量监督管理局查处广州市琦行服装有限公司冒充注册商标案

　　2017年10月11日，原广州市增城区市场和质量监督管理局根据群众举报，依法对广州市琦行服装有限公司位于广州市增城区新塘镇广深大道西13号的经营场所进行现场检查。经查，当事人在其生产的牛仔裤上标注的“Wangue®”商标标识系当事人自行设计，尚未申请商标注册，系将未经注册的“Wangue”商标冒充注册商标使用。截至案发，当事人共生产标有“Wangue®”标识的牛仔裤800条，其中745条已售出，50条不符合验货标准返工，5条无法返工被销毁，违法经营额44000元。

　　原广州市增城区市场和质量监督管理局依照《商标法》五十二条规定，于2017年12月1日对当事人作出责令限期改正，并罚款0.65万元的行政处罚。

　　案例9

　　原青岛市工商行政管理局查处青岛蒂芬妮生物工程有限公司冒充注册商标案

　　原青岛市工商行政管理局根据原山东省工商行政管理局交办的案件线索，对青岛蒂芬妮生物工程有限公司冒充注册商标的违法线索进行立案调查。经查，当事人青岛蒂芬妮生物工程有限公司于2011年1月21日在第30类蜂蜜、食用蜂胶(蜂胶)、冰糖燕窝、燕窝梨膏、枇杷膏、螺旋藻(非医用营养品)、非医用营养液、非医用营养膏、非医用营养粉、非医用营养胶囊商品上注册第7913709号“”商标。当事人于2016年9月27日与江西维莱营健高科有限公司(以下简称“维莱营健公司”)签订产品经销合同和商标使用授权书，委托维莱营健公司使用“”商标生产加工玛咖片(压片糖果)，约定维莱营健公司制作裸瓶并装瓶，当事人在青岛印制商标标识及包装盒。商品运至青岛进行包装后通过淘宝网进行销售，销售单价为每盒68元。截至案发，共委托生产加工300盒带有注册标记的“” 玛咖片(压片糖果)，加工费1695元，销售额20400元。原青岛市工商行政管理局认为，玛咖片(压片糖果)与第7913709号“”注册商标核定使用的商品不属于同一种商品，因此在玛咖片(压片糖果)上使用带有注册标记的“蒂芬妮”商标构成冒充注册商标的违法行为。该局依照《商标法》第五十二条规定，对当事人作出责令限期改正，并罚款5000元的行政处罚。

　　案例10

　　浙江省乐清市市场监督管理局查处浙江雄霸电力有限公司冒充注册商标案

　　2017年7月24日，浙江省乐清市市场监督管理局执法人员依法对位于乐清市柳市镇东凰屿村的当事人浙江雄霸电力有限公司进行检查。执法人员在现场检查中发现该公司的产品选型手册、对账单、购销合同、产品标牌、合格证上均使用“”商标，当事人现场无法提供该商标合法有效商标注册证。经查，当事人于2017年5月21日在第9类电开关、电源材料(电线、电缆)、信号灯、断路器、电池、报警器、配电箱(电)、电站自动化装置、网络通讯设备、测量仪器商品上注册第19561766号“”商标。当事人擅自在“”标志外围添加“雄霸电力XIONGBADIANLI”，并在右上角标明注册标记“®”，于2017年2月开始在其生产的电开关等商品的标牌、合格证上使用。截至案发，当事人使用“”商标一共签订7份购销合同，并已实际履行，经营额共计493568元，其中2017年5月21日之前发生的4份合同金额共计231968元。

　　乐清市市场监督管理局认为，当事人在注册商标上添加具有显著性的文字和拼音，易使相关公众认为改变后的商标为一件新商标，使用该商标时标注注册标记构成冒充注册商标的违法行为。该局依照《商标法》第五十二条规定，对当事人作出责令限期改正，并罚款2.3万元的行政处罚。

　　第二十四条

　　商标注册人应当监督被许可人合法使用其注册商标。商标注册人明知或者应知被许可人存在自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项而不及时制止的，商标注册人承担自行改变注册商标的法律责任。

　　本条规定了商标注册人对被许可人的监督义务。

　　《商标法》第四十九条第一款规定：“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。”因为该条规定除责令限期改正、期满不改正的撤销注册商标之外未规定其他罚则，为防止当事人以注册商标为许可使用，自行改变注册商标的违法行为系被许可使用人实施为由逃避处罚，同时也督促商标注册人切实履行监督义务，本条明确如果注册人明知或者应当知道被许可人自行改变注册商标注册事项行为而不制止的，由商标注册人承担相关法律责任。

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